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옥션, 지마켓 등의 온라인 비즈니스 모델 등장

비즈니스 모델(BM)의 전통적인 형태는 오프라인에서의 인간의 행동으로 실행되는 것이지만, 2000년대 초반부터는 인터넷의 급속한 발달로 인해 온라인상의 비즈니스 모델이 왕성하게 출현하기 시작했다.

구매자가 구매 희망 물건을 제시하면 복수의 판매자들이 해당 물건의 판매 가격을 경쟁적으로 제시하는 비즈니스 모델인 이른바 ‘역경매 거래 방법’을 온라인상에서 구현한 옥션, 지마켓 등의 오픈마켓이 탄생한 것도 바로 이 시기이다.

한편, 온라인상의 비즈니스 모델에서는 수요자들이 네트워크에 접속 가능한 통신 단말기를 소지할 것을 통상적으로 요구하는데 2000년도 초반 당시만 해도 이러한 통신 단말기들은 휴대성이 제약되는 PC가 대부분이었다.

이후 2010년대에 들어서면서 무선 네트워크 기능이 구비된 스마트폰의 급속한 보급에 따라 BM 발명에서의 PC가 수행하던 기능을 스마트폰이 수행하게 되었으며 PC와는 비할 수 없는 휴대성과 즉시성을 갖는 스마트 폰으로 인해 매우 다양한 형태의 비즈니스 모델이 탄생하게 되었다.

블랙베리 서비스, BM 특허로 거대한 상업적 성공

한편, 대부분의 특허에서와 마찬가지로 BM 특허 중 일부는 거대한 상업적 성공을 거두게 된다. 일례로 휴대폰에 무선 인터넷 기능이 제공되지 않던 시절에 ‘리서치 인 모션’이라는 캐나다의 회사는 휴대폰을 통해 이메일을 확인하고, 또한 이메일을 작성하여 보낼 수 있는 서비스인 이른바 ‘블랙베리 서비스’를 미국 시장에 출시하여 큰 성공을 거둔 바 있다. 이 덕분에 ‘블랙베리 서비스’에 최적화된 모토롤라사의 ‘블랙베리 폰’은 초기 스마트폰 시장을 거의 독식하게 된다.

‘블랙베리 서비스’의 핵심 아이디어는 이메일 관리 서버로부터 고객의 이메일 계정을 전달받은 중계 서버가 고객의 이메일 계정과 연관 저장되어 있는 휴대폰 단말기의 식별 정보를 통해 고객의 휴대폰 단말기로 이메일 내용을 전달하는 것이었다.

한편, 블랙베리 서비스의 특허권자는 블랙베리 서비스를 모방한 미국 내 특허 침해자를 미연방항소법원에서의 판결을 통해 효과적으로 저지하였으며, 이후 무선 인터넷 기능이 구비된 스마트폰의 시대가 오기 전까지 실로 막대한 이익을 향유했다.

이처럼 BM 특허 또한 다른 특허에서와 마찬가지로 경쟁자의 실시를 배제시키는 독점의 수단으로서의 기능을 당연히 갖고 있지만, BM 특허는 그 본질이 ‘방법특허’인 이상 ‘물건특허’에 비해 침해의 입증이 상대적으로 어려워 특허권의 행사가 불리할 수 있다는 점을 주의해야 한다.

BM 특허권 행사 전략 수립 시 유의할 점

특히나 BM 특허권자는 BM 특허에서의 영업 방법을 구성하는 각 단계가 침해자에 의해 모두 실행되고 있다는 점을 입증해야 하는데 영업 방법의 각 단계 중에서 일부는 그 실행이 침해자가 운영하는 서버 내에서만 확인 가능하고 외부에서는 확인이 어려운 경우가 있기 때문이다.

따라서, 이러한 점을 고려하여 BM 특허권자는 특허 청구항을 작성할 때 외부에서 그 실행의 확인이 용이한 단계만으로 청구항을 작성하는 전략을 세울 필요가 있는 것이다.

일반적으로 특허 출원에 따른 이익을 크게 2가지로 구분할 수 있는데 하나는 출원 이후 심사를 통과하여 특허권을 확보함으로써 타인의 실시를 배제하는 독점적 지위를 확보하는 것이다. 다른 하나는 특허 출원을 통해 이후 제3자의 동일 발명에 대한 특허권의 획득을 저지함으로써, 제3자의 특허로 인해 자신의 발명을 사업화시킨 것이 방해받지 않도록 하는 것이다. 여기서 후자의 기능을 특허 출원의 방어적 기능이라고 한다.

이는 BM 특허의 경우에도 동일한데, BM 특허는 본질적으로 제3자의 실시를 배제하는 독점적 기능보다는 타인의 특허 등록을 저지함으로써 BM 특허권자의 사업화의 장애 요인을 제거하는 기능이 좀 더 중요하게 부각된다.

이는 현재의 특허 심사 실무상 BM 특허에 대해서는 포괄적 특허권의 확보가 어렵기도 하거니와 BM 특허는 침해의 입증이 기타 다른 특허권에 비해 상대적으로 어렵기 때문이다.

서비스 시나리오만 명확하면 BM 특허 가능

그렇다면 BM 특허를 받기 위해서는 어떠한 준비를 해야 할까?

BM 발명에 대한 특허 심사 절차에서는 BM 발명의 기술적 특징을 2가지로 구분한다. 하나는 비지니스 모델에서의 서비스 시나리오(영업 방법) 상의 특징이고 다른 하나는 영업 방법을 인터넷상에서 구현하는 컴퓨터 구현 기술상의 특징이다.

BM 발명의 본질은 서비스 시나리오(영업 방법)이므로 서비스 시나리오만 명확하게 정의되어 있다면 BM 전문 변리사와의 상담을 통해 BM 특허 출원을 할 수 있다.

한편, 컴퓨터 구현 기술은 서비스 시나리오를 구현하기 위한 구체적 수단에 불과하므로 이 부분은 발명자가 특정하지 않더라도 BM 전문 변리사라면 특허 명세서 작성 과정에서 향후 특허 침해의 입증이 용이한 방향으로 정의하게 된다.

또한, BM 특허를 성공적으로 취득하기 위해서는 서비스 시나리오 안에서 특허권자가 어떠한 역할을 수행할 것인지를 명확하게 정의하여 담당 변리사에게 전달해야 하고, 담당 변리사는 이를 고려하여 특허 명세서의 특허청구범위를 설계해야 한다.

시스템 청구항을 주의하라

예를 들어, 특허를 받으려는 BM이 핀테크와 관련된 온라인 결제 방법이라면, 이와 같은 BM의 실행에 관여하는 여러 주체(예를 들면, 카드사, 밴사, 통신사 등)가 있을 수 있는데 특허권자는 이들 중 자신이 어떤 역할을 수행할지를 결정하고 이를 특허 명세서 작성 전에 반드시 변리사에게 알려야 하는 것이다.

BM 발명에서의 복수의 실행 주체 중 특허권자가 어떠한 역할을 수행할 것인지가 정의되지 않은 상태에서는 BM 특허 명세서를 성공적으로 작성할 수 없으며, 설령 작성된다고 하더라도 이렇게 작성된 특허 명세서의 특허 청구범위에는 복수의 실행 주체가 모두 등장하기 때문에 향후 특허를 받더라도 특허권의 행사가 매우 어렵게 된다.

실무적으로는 복수의 주체가 청구항에 등장하는 BM 특허의 청구항을 ‘시스템 청구항’이라고 하는데, 필자는 변리사 연수 과정에서 이를 BM 특허에서는 재앙과도 같은 청구항이라고 가르친다.

매우 혁신적인 비즈니스 모델임에도 특허 명세서가 ‘시스템 청구항’의 형태로 작성되어 특허 등록된 사례가 아직도 무수히 목격되고 있으며, ‘시스템 청구항’으로 인해 특허 소송에서 특허권자가 억울하게 패소하는 사례가 적지 않다는 점을 유의해야 한다.

글. 김현호 (국제특허 맥 대표 변리사)
15년간 스타트업과 중소기업의 지적재산권 창출, 보호, 활용을 돕고 있는 변리사. 변리사 연수원에서 변리사 대상 특허 실무를 지도하고 있으며, 법원 전문 심리위원, 신기술 인증 심사위원으로도 활동 중이다.
itmsnmd@hanmail.net