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생활 속 IP

특허출원으로 아이디어 지킨다

유출된 내 아이디어,
되찾고 싶다면?

# 아이디어보호
# 특허출원
# 보호요건

만약 우리 회사가 경쟁사로부터 기술이 도용되었음을 주장하는 경고장이나
소장을 받았다면 어떻게 대응해야 할까?
먼저 경쟁사가 주장하는 도용된 기술이 경쟁사의 영업비밀에 해당하는 것인지 또는
경쟁사의 특허 기술에 해당하는 것인지를 먼저 확인해야 한다.
동일한 기술이라고 하더라도 영업비밀로서의 보호의 요건과 특허로서의 보호의 요건이 서로 다르기 때문이다.


영업비밀 침해, 그 기준은?

영업비밀에 대한 침해가 성립되기 위해서는 기술의 동일성도 중요하지만, 그보다 더욱 중요한 것은 해당 기술이 ‘유출’된 기술이어야 한다는 점이다.


예를 들어, A사가 B사에게 영업비밀 침해를 주장하는 경우에 설령 B사가 A사의 개발 기술과 동일한 기술을 사용하고 있더라도, 그 기술이 B사가 독자적으로 개발한 기술임을 증명한다면 영업비밀의 침해는 성립되지 않는다.


이러한 경우, B사가 연구 개발의 독자성을 입증하기 위한 문서로서 연구 노트를 평소 작성해두었다면 A사의 공세로부터 쉽게 벗어날 수 있게 된다. 그러나, 만약 A사가 B사에게 특허권 침해를 주장하는 경우라면 B사가 연구 노트 등을 통해 연구 개발의 독자성을 입증하는 것은 별 도움이 되지 않는다.


특허 제도는 우연히 동일한 기술을 창작한 여러 명의 창작자가 있는 경우에 먼저 특허청에 출원을 완료하여 특허 등록을 받은 자에게만 독점권을 인정하고 있기 때문이다. 이른바 선출원주의의 원칙인 것이다.


다만 특허법은 예외적으로 A사의 특허 기술을 B사가 A사의 특허 출원 전에 이미 독자적으로 개발하여 사업적으로 실시하였거나 사업의 객관적 준비를 하고 있었다면 비록 A사가 특허권자임에도 불구하고 B사에게는 A사의 특허 발명을 할 수 있는 권리인 법정 실시권을 인정하고 있다.


한편, 위와 같은 법정 실시권을 인정받기 위해서 B사는 연구 개발의 독자성을 입증할 필요가 있는데 이 경우에도 법적 효력 요건을 갖춘 연구 노트는 유용한 증거가 될 수 있다. 이처럼 발명의 도용에 대한 법적 책임을 벗어나기 위해서는 상대방이 주장하는 권리가 특허권인지 영업비밀인지에 대한 구분이 선행되어야 한다.



도용된 기술,
보호 요건에 따라 전략 달라져

실제로도 과거에 미국의 GE사가 국내 모기업을 상대로 제기한 영업비밀침해소송에서 국내 기업의 기술은 국책 사업을 통해 국내 기업이 독자적으로 개발한 기술임에도 불구하고 연구 개발의 독자성에 대한 입증에 주력하지 못한 결과 억울하게 패소한 사례가 있었다.


그렇다면 이번에는 경쟁사가 우리 회사의 개발 기술을 무단으로 도용하였다면 어떻게 해야 할까? 역시 이번에도 도용된 기술을 특허로서 보호받을 것인지 아니면 영업비밀로 보호받을 것인지에 따라 그 전략이 달라지게 된다.


먼저 특허법은 발명이 도용되어 제3자의 사업화, 논문 발표, 특허 출원 등으로 인해 발명자의 의사에 반하여 강제로 공개된 경우라 하더라도 공개일로부터 1년 이내에 발명자가 특허 출원을 한 경우에는 제3자의 공개로 인한 불이익이 없도록 규정하고 있다.


또한, 특허법은 발명을 모인한 자의 특허 출원인 무권리자의 특허 출원이 거절되거나 무권리자의 특허가 무효가 된 경우에 정당한 권리자의 특허 출원에 대해서는 무권리자의 출원일로 출원일을 소급해주고 있다.


특허법에 의하면 무권리자의 특허는 정당한 권리자가 무효 심판 청구를 통해 이를 무효로 할 수 있을 뿐만 아니라, 정당한 권리자는 법원에 무권리자 특허권에 대한 이전 청구 소송을 제기함으로써 무권리자의 특허권을 직접 되찾아올 수도 있다. 도용된 기술에 대해 영업비밀로서 보호받고자 한다면 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 의한 보호에 기댈 수 있다.


다만 주의할 점은 특허는 기술에 대한 공개를 전제로 보호를 받는 것인 반면, 영업비밀은 공개되지 않은 비밀에 대한 보호를 받는 것이기 때문에 특허 침해의 주장과 영업비밀 침해의 주장을 동시에 하는 것은 대부분의 경우 스스로 모순된 주장을 하는 것으로 인정된다는 점이다.


한편, 기술의 도용에 따른 보호를 받기 위해서는 특허로서의 보호이든 영업비밀로서의 보호이든 상대방이 기술 개발을 독자적으로 한 것이 아니며 우리의 개발 기술이 상대에게 유출된 것임을 증명해야 한다.



개발 기술 공개 전 특허출원 완료해야

그런데 만약 상대가 독자적 개발 기술이라고 주장한다면 어떻게 해야 할까? 이러한 경우, 상대가 제출한 연구 노트 등의 관련 증거가 법정 증거로서의 요건을 갖추지 못하고 있음을 주장하는 한편, 해당 기술이 우리 측으로부터 유출된 사실을 입증하는 데 주력해야 한다.


그러니 개발 기술을 부득이 공개해야 하는 경우라면 공개의 과정에 대한 기록을 반드시 남겨두어야 한다. 예를 들어, 기술 개발 미팅에서 기술 문서를 배포하기에 앞서 이메일을 통해 회의 참석자에게 해당 문서를 미리 송부하여 두는 것이다.


기술 문서의 이메일 발송 기록은 추후 기술의 유출 경위에 대한 유력한 증거가 될 수 있기 때문이다. 만약 이메일 발송이 여의치 않은 경우라면 회의 참석자의 동의하에 회의 내용을 녹취하여 두는 것도 고려할 수 있다. 물론 기술 도용을 막기 위한 최고의 방법은 개발 기술의 공개 전에 특허 출원을 완료하여 두는 것이라는 점을 유념해야 한다.


글. 김현호 (국제특허 맥 대표 변리사)
15년간 스타트업과 중소기업의 지적재산권 창출, 보호, 활용을 돕고 있는 변리사. 변리사 연수원에서 변리사 대상 특허 실무를 지도하고 있으며, 법원 전문 심리위원, 신기술 인증 심사위원으로도 활동 중이다.
itmsnmd@hanmail.net